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A Importância da Busca de Anterioridades de Marca

Antes de adentrarmos ao tema deste artigo, importante destacar que o sistema de marcas brasileiro é aquele atributivo de direito, ou seja, é necessário que se recorra ao registro da marca no órgão competente (Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI) para que se obtenha o título de propriedade do registro de marca.

Assim, tem-se que, aquele que primeiro requer o registro da marca no INPI tem prioridade no seu registro, conforme percebemos da leitura do Art. 129, caput, da Lei de Propriedade Industrial – LPI (Lei 9.279/96):

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos art. 147 e 148.”

Registre-se que o artigo acima comporta exceções, dentre elas, aquela prevista em seu §1º, referente ao usuário de boa-fé que comprova a utilização anterior da marca idêntica ou semelhante, para identificar produtos/serviços idênticos ou afins, há pelo menos 6 (seis) meses. Nessa hipótese, o usuário pode reivindicar o direito de precedência ao registro, devendo, para tanto, cumprir alguns requisitos.

“§1º. Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.”

Outra exceção é aquela disposta no art. 126, da LPI, onde, de acordo com o art. 6 bis (1) da Convenção de União de Paris, nos casos de marcas que constituam reprodução ou imitação de marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, garante, a lei, a prioridade do registro ao titular da marca que goza da condição especial, se atendidas determinadas exigências:

“Art. 126 – A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6 º bis (1), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.”

Também destacamos a exceção referente ao nome comercial/fantasia da sociedade empresária, previsto no art. 124, inciso V, da LPI, ou seja, àquele que detém como elemento característico ou diferenciador do nome comercial sinal idêntico ou semelhante à marca de terceiro, no mesmo ou semelhante segmento de mercado, suscetível de causar confusão ou associação indevido, é garantido o direito ao registro da marca.

Art. 124 – Não são registráveis como marca:

(…)

V – reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.

Não menos importantes são os requisitos, objetivos e subjetivos, para o registro da marca, quais sejam, a registrabilidade e a distintividade do sinal, bem como a legitimidade do titular do pedido de registro de marca.

Portanto, no cenário ideal, a Busca de Anterioridades deve ser realizada logo após a constituição da empresa, ou mesmo, antes.  A busca consiste num estudo para verificar a registrabilidade da marca, apontando eventuais obstáculos ao registro da mesma, seja por anterioridade marcária, seja por infração às proibições legais previstas no art. 124 da LPI, apresentando, ainda, estratégias para obtenção do registro.

A busca de anterioridades deve ser realizada por profissionais qualificados, com vasta experiência na área de marcas, e visa analisar todos os critérios de colidência, explorando as diferentes combinações de palavras, prefixos, sufixos, radicais, colidência visual, gráfica, fonética, ideológica e outras.

A título de exemplo, uma marca como CADYZ, pode apresentar como potenciais obstáculos ao seu registro, as marcas CADIX, KADIZ, CADIS, ADIX, ADIZ, ADYS, CADI, KADHY e inúmeras outras variações.

Assim, a etapa preliminar da realização da busca de anterioridades é, essencial para que o pedido de registro seja formulado da maneira correta, na forma de apresentação adequada e com maiores chances de êxito, evitando o desperdício de recursos do titular e antecipando o resultado, que pode levar entre 7 e 10 meses, tempo que o INPI tem levado para análise de um pedido de registro de marca, sem incidente processual.

Ainda, é recomendável que o depósito do pedido de registro de marca seja realizado imediatamente após a realização da busca de anterioridades, visando, assim, evitar que novos pedidos de registro sejam depositados, podendo constituir anterioridades impeditivas.

Portanto, uma busca de anterioridades mal feita, que desconsidera os parâmetros de semelhança gráfica, fonética, visual e até mesmo ideológica, bem como os critérios de afinidade mercadológica, pode trazer sérios riscos à empresa, podendo ser instada a cessar o uso indevido da marca, ter seus produtos apreendidos, ou incorrer, ainda, em pagamento de perdas e danos.

Por fim, não menos importante, destacamos os benefícios da proteção da marca: (i) o uso exclusivo em todo o território nacional, (ii) a possibilidade de se insurgir contra uso de terceiros quando da violação da marca do titular, (iii) a qualificação da marca como ativo intangível, capaz de agregar valor não somente ao produto ou serviço, mas à empresa, (iv) a possibilidade de novas formas de receitas advindas do licenciamento de uso de marca a terceiros e, finalmente, (v) maior credibilidade no modelo de negócio explorado perante terceiros.

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ARARIPE é uma sociedade de advogados especializada no campo da Propriedade Intelectual, com tradição na execução de trabalhos bem sucedidos no âmbito consultivo, contencioso, administrativo e judicial.

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