O primeiro caso do novo coronavírus no Brasil foi confirmado em 26 de fevereiro de 2020, em São Paulo [1] e, desde então, nosso país teve que se readaptar ao chamado por muitos como “novo normal”.

            Diante desse novo panorama mundial, novas necessidades e hábitos de consumo foram incorporados, fazendo com que muitos empreendedores se deparassem com desafios, exigindo novas estratégias de gestão empresarial, sobretudo com relação à publicidade e vendas por meios digitais.

            Nesse contexto, o registro de marca mostrou ser ainda mais importante, considerando que a Internet e as redes sociais passaram a ser o principal meio de divulgação e comercialização de produtos e serviços. Segundo estudo realizado pela Ebit/Nielsen, as vendas online ganharam 13 milhões de novos consumidores no Brasil em 2020, representando a maior alta no setor em 13 anos[2].

            Esse movimento refletiu, de forma direta, nos números do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, autarquia federal responsável pelos registros de marca, que recebeu, em 2020, volume significativamente maior de pedidos de registro de marca,  conforme dados divulgados pelo SEBRAE:

 “[…] as micro e pequenas empresas tiveram, em 2020, um crescimento de 19% do número de pedidos de marcas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Em 2019, foram feitos ao Instituto 254 mil pedidos. Desse universo, cerca de 106 mil eram de microempreendedores individuais (MEI), micro e pequenas empresas. Em 2020, o Instituto teve 275 mil pedidos de marcas, sendo 126 mil feitos por pequenos negócios.”[3]

            Assim, devido à magnitude da pandemia de 2020, não é de se espantar que a palavra mais buscada no google neste ano tenha sido “coronavírus”[4] e é natural que, a partir disso, surjam interesses comerciais acerca da possibilidade de explorar o uso dos termos coronavírus e covid como marca identificadora de produtos ou serviços.

            Com o objetivo de analisar os impactos da pandemia junto ao INPI e de levantar questões jurídicas sobre o tema dentro do direito marcário, realizamos uma pesquisa na base de dados do INPI, pelos termos COVID / CORONAVIRUS. 

            Foi assim que verificamos que, entre março de 2020 e maio de 2021, foram requeridos, junto ao INPI, 82 (oitenta e dois) pedidos de registro de marca compostos pelos termos CORONAVIRUS e COVID, visando proteger produtos e serviços em segmentos de mercado diversos. Tais requerimentos trazem à baila questões interessantes, principalmente acerca da possibilidade de determinado titular obter o direito de uso exclusivo dos referidos sinais, para identificar produto ou serviço, desde que fora no segmento de saúde.

            No passado, o INPI concedeu registros compostos por nomes de doenças, tais como CATAPORA, para identificar serviços de publicidade[5] e entretenimento[6], bem como deferiu pedido de registro para a marca CATAPORA para assinalar artigos do vestuário[7]. Contudo, trata-se de decisões antigas.

            Decisões mais recentes, proferidas nos últimos 24 meses, revelam que o primeiro pedido de registro[8] para a marca CORONAVÍRUS, no Brasil, foi depositado em 02/03/2020, para identificar o comércio, dentre outros, de “Preparações químicas e farmacêuticas”. O referido pedido teve seu indeferimento publicado em 06/10/2020, com base na proibição prevista no inciso VI, do artigo 124, da Lei de Propriedade Industrial – LPI – marca constituída por expressão descritiva, sem suficiente forma distintiva –, bem como na preexistência do registro n° 901655678, referente à marca CORONA (concedido em 04/12/2012), para identificar “Substâncias químicas, materiais têxteis e resinas artificiais”.

            Desde então, o INPI proferiu outras decisões concedendo registros para marcas compostas pelo termo COVID, em conjunto com outros termos, para identificar tratamentos, associações de combate, aplicativos e, até mesmo, tapetes antiderrapantes.

            Em abril de 2021[9], o INPI concedeu um registro para a marca COVID, para identificar bebidas não alcoólicas, sob o entendimento de que marcas compostas pelo referido termo, por si só, não infringem o inciso III, do art. 124, da LPI.

 “Art. 124. Não são registráveis como marca:

(…)

III – expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;”

            O INPI reforçou, ainda, a necessidade de o examinador verificar a distintividade[10], veracidade[11], legitimidade e a conotação que o termo assume quando aplicado àqueles produtos e serviços que a marca pretende identificar. Destacou, em seguida, que o sinal não deverá atentar contra ideias ou sentimentos dignos de respeito e veneração.

 “Sinais contendo o termo “COVID” não constituem por si sós infringência ao inciso III do art. 124 da LPI. Na análise da aplicação do referido inciso, é necessário verificar a conotação que o termo “COVID” assume quando aplicado a certos produtos ou serviços para averiguar se o sinal atenta contra ideias ou sentimentos dignos de respeito e veneração.

Ademais, a registrabilidade do sinal deverá ser analisada à luz dos demais requisitos legais, como, por exemplo, distintividade, veracidade ou legitimidade do requerente. Em especial, deverá ser avaliada a possível aplicação do inciso VI e do inciso X do art. 124 da LPI considerando potencial caráter descritivo ou enganoso em relação aos produtos ou serviços assinalados.”[12]

            Por outro lado, a autarquia federal indeferiu pedido de registro[13] para a marca ANTICOVID-19 para identificar “Confecção de roupas”, com base no inciso X, do art. 124, da LPI, sob o entendimento de tratar-se de marca constituída por falsa indicação de utilidade/qualidade[14].

 “Art. 124. Não são registráveis como marca:

(…)

 X – sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;”

            Assim, o que vai determinar o deferimento ou não de um pedido de registro de marca contendo os sinais COVID ou CORONAVÍRUS está diretamente relacionado aos produtos ou serviços a serem identificados pelas marcas, em associação à análise de eventual infração ao disposto nos incisos III, VI, X e XIX, do art. 124, da LPI.

            Para tanto, é altamente recomendável que, antes de seguir com o depósito de um pedido de registro de marca contendo tais expressões, seja realizada uma busca de anterioridades do sinal.

Para saber mais acerca da importância da realização da Busca de Anterioridades para o registro da marca, clique aqui .

[1] MINISTÉRIO DA SAÚDE (Governo Federal – BRASIL). Resposta nacional e internacional de enfrentamento ao novo coronavírus. Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/linha-do-tempo. Acesso em: 03/05/2021.

[2] G1 – Economia – Tecnologia (BRASIL). Venda on-line ganha 13 milhões de novos clientes em 2020, e faturamento aumenta 41%. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/ 2021/03/29/faturamento-de-lojas-on-line-cresce-41percent-em-2020-maior-alta-em-13-anos.ghtml. Acesso em: 03/05/2021.

[3] SEBRAE – Agência Sebrae de Notícias (BRASIL). Número de pedidos de marcas por pequenos negócios cresce 19% durante a pandemia. Disponível em: http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/ numero-de-pedidos-de-marcas-por-pequenos-negocios-cresce-19-durante-a-pandemia,e936ff75f44 19710VgnVCM100000d701210aRCRD. Acesso em: 03/05/2021.

[4] G1 – Economia – Tecnologia (BRASIL). Google divulga os termos mais buscados no Brasil e no mundo em 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/12/09/lista-google-divulga-os-termos-mais-buscados-no-brasil-em-2020.ghtml . Acesso em: 04/05/2021.

[5] Registro n° 810812010, referente à marca CATAPORA, concedido em 22/11/1983. Registro extinto em 31/05/1994. Acesso através do Portal de Consulta à Base da dados do INPI disponível através do site https://busca.inpi.gov.br/pePI/. Acesso em: 03/05/2021.

[6] Registro n° 810812029, referente à marca CATAPORA, concedido em 22/11/1983. Registro extinto em 31/05/1994. Acesso através do Portal de Consulta à Base da dados do INPI disponível através do site https://busca.inpi.gov.br/pePI/. Acesso em: 03/05/2021.

[7] Pedido de Registro n° 909494738, referente à marca CATAPORA, depositado em 09/06/2015 e deferido em 08/08/2017. Registro arquivado em 09/01/2018. Acesso através do Portal de Consulta à Base da dados do INPI disponível através do site https://busca.inpi.gov.br/pePI/. Acesso em: 03/05/2021.

[8] Pedido de registro n° 919314376, referente à marca CORONAVÍRUS, para identificar “comércio (através de qualquer meio) de desinfetantes;comércio (através de qualquer meio) de preparações farmacêuticas;comércio (através de qualquer meio) de preparações higiênicas para uso medicinal;comércio (através de qualquer meio) de produtos para a destruição dos animais nocivos, fungicidas e herbicidas;comércio (através de qualquer meio) de sabões;comércio (através de qualquer meio) de substâncias químicas destinadas à indústria”, na classe 35, de titularidade de HILA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FRAGRANCIAS LTDA – ME.

[9] Registro n° 919425216, referente à marca COVID, concedido em 13/04/2021, para identificar “Bebida em xarope;Bebida energética não alcoólica;Bebida fermentada não alcoólica;Bebidas energéticas;Bebidas isotônicas;Bebidas não-alcoólicas;Cerveja;Preparações não alcoólicas para fazer bebidas;Xaropes para bebidas“, na classe 32, de titularidade de LIA E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

[10] “A distintividade é uma das condições de fundo para a validade de uma marca. Quando a lei faz referência a sinais distintivos (art. 122 da LPI), conclui-se que tal exigência se relaciona com a própria função da marca, consistente em distinguir o objeto por ela assinalado, de maneira que seja possível sua individualização de outros de mesmo gênero, natureza ou espécie.”. Manual de Marcas – 5.9 Análise do requisito de distintividade do sinal marcário. Disponível em:http://manualdemarcas.inpi.gov.br/ projects /manual/wiki/05_Exame_substantivo#59-An%C3%A1lise-do-requisito-de-distintividade-do-sinal-marc%C3%A1rio. Acesso em: 03/05/2021

[11] “O princípio da veracidade do sinal marcário encontra-se expresso no inciso X do art. 124 da LPI, que proíbe o registro de sinal enganoso quanto à origem, procedência, natureza, finalidade ou utilidade dos produtos ou serviços que o mesmo visa assinalar.Manual de Marcas – 5.10 Análise do requisito de veracidade do sinal marcário. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/ wiki/05_Exame_substantivo#510-An%C3%A1lise-do-requisito-da-veracidade-do-sinal-marc%C3%A1rio. Acesso em: 03/05/2021

[12] Parecer disponibilizado pelo INPI em 16/03/2021, de acesso ao público, referente à decisão de deferimento formulada no registro n° 919425216.

[13] Pedido de registro n° 920065627, referente à marca AntiCovid-19, depositado em 03/07/2020, de titularidade de VIVALDO CURI. Pedido de registro indeferido em 17/02/2021.

[14] Parecer disponibilizado pelo INPI em 17/02/2021, de acesso ao público, referente à decisão formulada no registro n° 920065627.

            Até o advento da Lei de Propriedade Industrial de 1996 – LPI, os produtos farmacêuticos eram excluídos da proteção patentária em nosso país. Com a entrada em vigor da atual LPI, em abril de 1997, as invenções químico-farmacêuticas e os microrganismos transgênicos passaram a receber este tipo de proteção, ensejando acaloradas discussões sobre a conveniência de se outorgar direitos de exclusividade e seu impacto no preço dos remédios, versus os efeitos positivos decorrentes da remuneração pela pesquisa,  desenvolvimento de novas drogas e divulgação das informações contidas nos pedidos de patente apresentados junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) para a economia como um todo.

            Se, por um lado, a outorga de patentes estabelece direitos de propriedade e de uso exclusivo na produção – um direito de monopólio temporário de ideias e aprimoramentos decorrente do esforço criativo empreendido – por outro, é reconhecido que tal exclusividade estimula a competitividade das empresas. As farmacêuticas e biotecnológicas não são exceção. Ativos de Propriedade Intelectual, entre os quais as patentes, figuram como itens exponenciais na valoração das empresas modernas, por vezes com valor superior até mesmo a todos os demais ativos daquela empresa, tornando-se um pilar importante no preço de suas ações na bolsa de valores ou em operações financeiras relacionadas, do tipo I, fusão, ou simples venda.

            A legislação atual permite a concessão de patentes aos produtos e processos farmacêuticos, bem como aos microrganismos transgênicos, i.e., aqueles obtidos via engenharia genética, desde que possuam os requisitos de novidade, atividade inventiva (não sendo decorrência óbvia do estado da técnica) e industrial. Excluem-se, portanto, os elementos já encontrados na natureza.

            Com a sua legislação adequada ao sistema internacional dominante, resta ao nosso país tornar-se um país fomentador da inovação, também neste campo. O mercado farmacêutico brasileiro é, no tempo em que este artigo é escrito, estimado em R$ 102 bilhões, consideradas as vendas no varejo e aquelas do mercado institucional. O Brasil é o 15º maior mercado do mundo neste segmento, com um poderoso parque industrial produtor de medicamentos, sendo o nosso consumo per capta menos de 10% daquele verificado em alguns países ricos. O potencial de crescimento deste setor é enorme, o que explica a recorrente entrada no mercado de grande número de novos laboratórios, brasileiros e estrangeiros.

            Alguns entraves à concessão de patentes, todavia, ainda persistem, sejam eles ideológicos ou meramente burocráticos. O papel da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) tem sido discutido com preocupação. O artigo 229-C inserido em nossa LPI através da Medida Provisória 2.006/1999, estabelece que “A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA”. A discussão recai na interpretação do alcance da expressão “prévia anuência”, seja em face do direito, seja por conta dos compromissos que o Brasil assumiu junto à OMC (Organização Mundial do Comércio) e diante dos ditames do TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio).

            Para muitos, a intenção do legislador não foi retirar do INPI a competência originária do exame dos pedidos de patente farmacêuticos ou, tampouco, criar um segundo exame de patenteabilidade, mas simplesmente proteger o interesse social em casos específicos. O fato é que tal sujeição tem criado entraves à necessária celeridade do exame de patentes na área farmacêutica, o que tem levado à discussão do papel da ANVISA ao Judiciário.

            No início do mês de agosto de 2021, o Senado Federal aprovou, mediante alterações no texto anterior, a Medida Provisória n° 1040, (MPV 1040/2021), relacionada à modernização do ambiente de negócios no país. Entre as alterações legislativas propostas no texto da MPV, em seu artigo 57 (XXVI), está a revogação do artigo 229-C da LPI. O projeto de lei agora segue para veto ou sanção pela Câmara dos Deputados até o dia 26/08/2021. Caso o projeto seja aprovado e eventualmente torne-se lei, a prévia anuência da ANVISA no processo de exame de patentes farmacêuticas será dispensável.

            Dentre as merecidas críticas ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), podemos citar a outrora longa duração e tamanho da fila de exame de pedidos de registro de marca e concessão de patentes, conhecida como backlog. Diversas são as razões pelas quais tal situação caótica foi percebida, variando desde a falta de interesse político governamental para resolver a questão, à simples ineficiência de gestão da instituição.

            Porém, os tempos são outros, e deve-se reconhecer os incansáveis esforços realizados para trazer o INPI ao padrão de serviço similar ao que se espera de um instrumento de governo tão importante para o desenvolvimento de negócios e tecnologias.

            Tudo começou com a decisão do Brasil de aderir o Protocolo de Madri e sua premente necessidade de redução de tempo de exame de pedidos de marcas, que passou de 3 anos para os 18 meses estabelecidos pelo Protocolo. Hoje, os resultados são alvissareiros, com o tempo de exame de pedidos de marca levando, ao tempo em que escrevo o presente artigo, de 7 a 10 meses, tanto para pedidos domésticos quanto para estrangeiros, através de um sistema eletrônico moderno e eficiente, com pouco impacto sobre a qualidade das decisões emitidas.

            Seria apenas natural que a mesma onda de modernização fosse aplicada no exame de patentes. O tempo médio para exame do pedido de patente (primeira exigência), uma vez requerido, passou de 8 anos em 2015, para 3 anos em 2021. Novamente, uma decisão política para debelar o problema foi crucial. A decisão do nosso INPI de aceitar exames estrangeiros de pedidos de patente equivalentes como instrumentos auxiliares, ajudaram a acelerar casos depositados no Brasil, desempenhando um papel de destaque nos resultados alcançados. O código de exigência 6.2 será lembrado como um momento decisivo para o enfrentamento do backlog.

            Os anúncios para aderir, como parte contratante, de vários tratados internacionais, como a Convenção de Haia e o Tratado de Budapeste, denota quão séria é a decisão da presente gestão de trazer o INPI brasileiro aos padrões internacionais.

            No entanto, há ainda muito o que ser feito para manter e melhorar o padrão de serviços esperados pelos investidores e usuários do sistema brasileiro de patentes. A modernização do INPI brasileiro, a contratação de novos examinadores, o estabelecimento de objetivos e metas individuais de exame e gestão de trabalho remoto não são tarefas fáceis, principalmente, considerando as restrições impostas ao setor público. No topo de tais desafios internos, convencer o governo e o Congresso de, finalmente, aprovar a independência financeira do INPI, será mais um passo a permitir que a autarquia federal cumpra com seu propósito.